定牌加工不宜貿(mào)然判定為商標(biāo)侵權(quán)

一、定牌加工的概念及其特征

　　定牌加工是指本國國內(nèi)的生產(chǎn)加工企業(yè)接受國外企業(yè)的委托，為其加工產(chǎn)品，并約定將國外企業(yè)所擁有的產(chǎn)品商標(biāo)貼附于所加工的產(chǎn)品上，且不負(fù)責(zé)對外銷售的生產(chǎn)加工活動。因而定牌加工又稱“貼牌生產(chǎn)”，國內(nèi)習(xí)慣稱之為“協(xié)作生產(chǎn)”、“三來加工”，國際上簡稱“OEM”（Original Equipment Manufacture）。

　　在經(jīng)濟全球化的浪潮下，國際分工日趨明顯、細(xì)化，為降低生產(chǎn)成本，尋求合理優(yōu)化的全球市場資源配置，發(fā)達(dá)國家紛紛向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，國際貿(mào)易市場逐漸產(chǎn)生了集約化、訂單式的貿(mào)易形式。我國改革開放三十多年來，對外貿(mào)易極速增長，“三來一補”貿(mào)易大大刺激了我國進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。因此，定牌加工的貿(mào)易形式早已不是新生事物，其優(yōu)勢在于節(jié)約企業(yè)的生產(chǎn)成本，資源得到優(yōu)化配置。

　　定牌加工具備以下特點：

　　第一，從本質(zhì)上講，定牌加工屬于合同法上的加工承攬合同。國內(nèi)加工企業(yè)的地位類似于承攬人，國外企業(yè)是承攬合同中的定作人，承攬人按照定作人要求完成一定工作并交付工作成果，有定作人支付一定的報酬。

　　第二，具有跨國性。從主體上講，交易雙方分屬于不同國家的兩個企業(yè)；從交易內(nèi)容上講，國內(nèi)生產(chǎn)加工企業(yè)將加工好的產(chǎn)品貼上注冊于國外企業(yè)所在國的商標(biāo)，再通過海關(guān)出口給國外企業(yè)，由其給付勞動的報酬。

　　第三，涉及注冊商標(biāo)的使用。定牌加工又稱“貼牌生產(chǎn)”，其很重要的一項特色在于國外企業(yè)將其在本國的注冊商標(biāo)許可給國外的生產(chǎn)加工企業(yè)使用，用于貼付給所加工的產(chǎn)品上，如期完成合同約定的義務(wù)。此處因涉及注冊商標(biāo)權(quán)的跨國使用，因而容易造成定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的問題。

　　第四，承攬方不負(fù)責(zé)對外銷售，也就是說由雙方所合意的加工產(chǎn)品并不通過加工企業(yè)之手而流向市場，產(chǎn)品僅存在于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，而未進(jìn)入流通領(lǐng)域，根本不會為一般消費者所知曉。

　　二、定牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

　　從商標(biāo)本身的基本作用來看，即用以區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，就在于防止相關(guān)公眾或者消費者的混淆。因此商標(biāo)必須具備顯著性，大凡容易給消費者造成混淆的行為都涉嫌侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。“混淆”或者“有混淆可能”是認(rèn)定商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)的界限。我國現(xiàn)行商標(biāo)侵權(quán)之判定都以混淆理論作為依據(jù)。司法實務(wù)和行政執(zhí)法實踐中經(jīng)常遇到如何認(rèn)定“混淆”的問題，比如，判定定牌加工行為是否會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)即屬此類。

　　在認(rèn)定使用行為是否構(gòu)成“混淆”中，客觀上講，一方面使用相同注冊商標(biāo)，法律直接推定該行為必然構(gòu)成混淆，另一方面使用近似注冊商標(biāo)是否構(gòu)成“混淆”，則需結(jié)合各種因素加以考察，如商標(biāo)間的近似程度，商品的差異與知名程度等；主觀上看，需對相關(guān)公眾造成誤認(rèn)或誤導(dǎo)才可以判定為侵權(quán)。

　　總之，以混淆理論作為確定商標(biāo)權(quán)保護(hù)的范圍，其理論基礎(chǔ)就在于他人的非法使用行為導(dǎo)致消費者對商標(biāo)所標(biāo)識的商品或服務(wù)的來源發(fā)生誤認(rèn)、混淆，使商標(biāo)識別這一基本功能喪失，導(dǎo)致侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的后果。

　　定牌加工行為是否會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，實際上可以歸結(jié)為“僅供出口的貼牌產(chǎn)品是否會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)”的問題。如果國外企業(yè)（定作人）在其本國和加工企業(yè)（承攬人）所在國均對同一商品上的同一商標(biāo)進(jìn)行了注冊，那么就不存在所謂侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。根據(jù)國際上商標(biāo)注冊的國際慣例，商標(biāo)標(biāo)識要在不同國家進(jìn)行注冊，必須一一提出注冊申請。而根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》的內(nèi)容，商標(biāo)所有者必須在其本國先行注冊，在取得注冊商標(biāo)專用權(quán)之后方可通過本國商標(biāo)主管機構(gòu)向向世界知識產(chǎn)權(quán)組織申請國際注冊，這是由商標(biāo)權(quán)的地域性所決定的。

　　如前所述，定牌加工合作關(guān)系實際上亦是一種商標(biāo)使用許可合同，而對于貼牌使用行為是否構(gòu)成侵權(quán)在實務(wù)中分為兩種意見。一種意見認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)，原因在于貼牌使用行為在客觀上確屬將相同商標(biāo)在其他商品上進(jìn)行使用，會造成消費者的誤認(rèn)、混淆。另一種意見認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)，筆者也較為贊同。理由是定牌加工的產(chǎn)品尚未進(jìn)入流通領(lǐng)域，而僅存在于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，更談不上消費，因此認(rèn)為造成消費者誤認(rèn)、混淆毫無根據(jù)可言。另外，這種貼牌使用行為本質(zhì)上是一種商標(biāo)使用許可行為，從合同法上講亦可認(rèn)為這種行為僅僅是加工承攬合同中承攬方的一項合同義務(wù)而已（為實現(xiàn)合同目的而為合同之義務(wù)）。如果將該行為認(rèn)定為侵權(quán)，對本國加工企業(yè)而言，既面臨著被控侵權(quán)的尷尬局面，又必須受合同約束對外承擔(dān)違約責(zé)任，這樣將產(chǎn)生極不公平的結(jié)果。從對外貿(mào)易的角度來看，也將不利于我國加工企業(yè)承攬外貿(mào)加工生意，將影響對外貿(mào)易往來的展開。綜上所述，針對貼牌使用行為，在司法實踐中不能貿(mào)然判定為侵權(quán)。

　　三、相關(guān)思考

　　司法實踐中曾經(jīng)發(fā)生過的“NIKE”商標(biāo)侵權(quán)案，以及香港某有限公司與武夷山市某制衣有限公司的商標(biāo)侵權(quán)糾紛上訴案。那么，在實踐中應(yīng)怎樣才能避免企業(yè)陷入這樣的尷尬處境，筆者認(rèn)為可以從以下角度思考。

　　首先，根據(jù)《商標(biāo)法》及其司法解釋，注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。這是認(rèn)定相關(guān)行為是否構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)侵犯的前提。貼牌加工中使用的商標(biāo)一般僅在其本國注冊，在加工企業(yè)所在地并未取得注冊，如果加工企業(yè)生產(chǎn)并用于在其國內(nèi)銷售，使產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，則涉嫌侵權(quán)，否則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這實際上也體現(xiàn)了商標(biāo)具備地域性的特征。

　　其次，OEM雙方所簽訂的委托加工協(xié)議在合同法上實際是加工承攬合同。該類合同的一大特點是，承攬的標(biāo)的物具有特定性，這是由承攬人與定作人之間合意的內(nèi)容所決定的，承攬人必須按照定作人的特殊要求完成工作成果。所以在定牌加工中，承攬人受合同約束，必須將商標(biāo)貼附于加工產(chǎn)品上，以保證其所交付的工作成果符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。亦即承攬人對完成工作成果負(fù)有瑕疵擔(dān)保義務(wù)。為避免所使用的商標(biāo)可能造成對加工企業(yè)所在國注冊商標(biāo)權(quán)的侵犯，筆者認(rèn)為應(yīng)該在OEM合同中強制加工企業(yè)（承攬人）負(fù)有注意的義務(wù)，即應(yīng)當(dāng)負(fù)有注意貼牌產(chǎn)品所使用的商標(biāo)不會造成對本地注冊商標(biāo)權(quán)侵犯的義務(wù)。對于沒有重復(fù)、雷同的商標(biāo)使用則可以進(jìn)行加工承攬。

　　最后，既然定牌加工中存在一層商標(biāo)使用許可合同的關(guān)系，據(jù)此貼牌行為是經(jīng)商標(biāo)所有權(quán)人許可而使用的，那么根據(jù)《商標(biāo)法》及其司法解釋，商標(biāo)的使用許可有獨占許可、排他許可、普通許可三種方式，對于每一種方式的許可都要求將商標(biāo)使用許可合同報商標(biāo)局備案?？梢妼τ谏虡?biāo)許可使用的管理，我國采取的是合同備案審查制。但是在商標(biāo)權(quán)地域性限制的情況下，這僅僅是對國內(nèi)商標(biāo)注冊人與被許可人之間許可合同的一種審查，沒有考慮到當(dāng)涉及外國商標(biāo)注冊人的商標(biāo)許可會對國內(nèi)商標(biāo)注冊人產(chǎn)生的影響。因而，該備案審查作為一種事后審查不便于保護(hù)雙方的利益，關(guān)鍵還在于審查商標(biāo)使用行為是否會侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的商標(biāo)專用權(quán)這一目的?；诖?，應(yīng)該建立具體的適應(yīng)這種情況的商標(biāo)使用許可合同備案審查制度。

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